(Português) INPI flexibiliza regras envolvendo contratos de propriedade intelectual

Published by Isabela Amorim Diniz Ferreira , Bruno H. S. Guarnieri | Informatives | 17 . January . 2023

(Português) O fim de 2022 foi marcado por movimentações na regulamentação dos direitos de propriedade intelectual. Algumas delas foram provenientes de deliberação do INPI envolvendo contratos de propriedade intelectual, outras decorrentes da Medida Provisória 1.152/22, que estabeleceu novas regras de transfer pricing no Brasil.

Pagamento e remessa de royalties por pedidos de registro de marcas, patentes e desenhos industriais

O INPI decidiu que não obstaculizará os pagamentos em contratos. O INPI reiterou não ter competência para determinar limites de pagamento entre empresas vinculadas, ou seja, remessa de royalties ao exterior, tampouco se pronunciar, sem ser demandado pelos órgãos competentes, sobre aspectos fiscais e econômicos dos contratos, relacionados ao valor e ao prazo.

Além disso, o INPI reconheceu que pode se cobrar royalties por pedidos de registro de marcas. O entendimento é baseado no fato de que mesmo na fase de pedido, as marcas já são incorporadas ao patrimônio da requerente do pedido. O pedido apenas deixa de integrar o patrimônio se for arquivado. Com relação aos pedidos patentes, desenhos industriais e outros ativos de propriedade industrial, o INPI, em breve, se manifestará sobre o tema.

Fim da limitação de dedutibilidade de royalties

Com a edição da MP nº 1.152/22, estão revogadas as limitações de dedução fiscal das despesas com royalties de marcas, patentes e assistência técnica. Os royalties agora se sujeitam ao controle de transfer pricing.

Licenciamento de tecnologia não patenteada (know-how)

Antes, o INPI entendia que know-how não poderia ser licenciado, uma vez que o conhecimento seria absorvido definitivamente pela parte brasileira. A partir de agora, o INPI passou a admitir a possibilidade de licenciamento de tecnologia não-patenteada.

Essa nova modalidade de licenciamento estimula o crescimento do número de contratos dessa natureza firmados entre empresas nacionais e empresas estrangeiras detentoras do know-how, ampliando as possibilidades de comercialização de direitos de propriedade intelectual.

Flexibilização na averbação de contratos

O INPI também traz as seguintes alterações formais no processo de averbação de contratos:

  • Passam a ser admitidas as assinaturas digitais sem certificado ICP-Brasil.
  • Dispensa do apostilamento ou legalização consular de assinaturas digitais de contratos firmados no exterior.
  • Deixa de ser obrigatória a rubrica de todas as páginas do contrato e da assinatura de duas testemunhas quando o contrato possuir uma cidade brasileira como local de assinatura; e
  • Não é mais necessário apresentar os documentos societários da licenciada brasileira.

Estas mudanças possibilitarão o estímulo a investimentos e simplificará o fornecimento de tecnologia no Brasil.

O escritório Farroco Abreu Advogados está à disposição para solucionar dúvidas e tomar medidas referentes a essas e outras mudanças legais!


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